|
Арбитражный юрист |
|
|
|
Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) |
|
1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом.
Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с заявлением о выдаче патента.
Указанный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.
В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.
О поступивших ходатайствах третьих лиц о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 262-ФЗ)
2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.
При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 262-ФЗ)
3 - 4. Утратили силу. - Федеральный закон от 31.07.2020 N 262-ФЗ.
5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует отчет о предварительном информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, и отчет об информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 262-ФЗ)
После публикации сведений о заявке на изобретение, международной заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. Такие лица не принимают участие в производстве по таким заявкам. Замечания учитываются при принятии решения по таким заявкам в порядке, установленном статьей 1387 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 31.07.2020 N 262-ФЗ, от 05.12.2022 N 503-ФЗ)
Порядок проведения предварительного информационного поиска, информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, пунктом 2 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 1390 настоящего Кодекса, публикации отчетов о предварительном информационном поиске и об информационном поиске, представления отчета о предварительном информационном поиске, отчета об информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности заявителю устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 262-ФЗ)
6. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.
Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 настоящего Кодекса.
В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя. |
|
|
| Комментарий к Статье 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|
1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает, что при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на изобретение по существу, которую можно определить как процесс исследования экспертами технического решения, представленного в заявке на изобретение, в сопоставлении с другими техническими решениями той же задачи, или, другими словами, того, является ли изобретение новым, имеет ли оно изобретательский уровень и является ли промышленно применимым. Только совокупность всех этих признаков дает основание для признания данного изобретения патентоспособным.
Такая экспертиза не проводится автоматически. Для этого необходимо ходатайство заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в Роспатент при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с заявлением о выдаче патента. Причем о поступивших ходатайствах третьих лиц Роспатент уведомляет заявителя. Указанный срок может быть продлен Роспатентом по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.
Неисполнение заявителем указанной обязанности по подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в установленный срок приводит к тому, что заявка признается отозванной.
2. В п. 2 комментируемой статьи перечислены действия, которые необходимо осуществить при проведении экспертизы по существу.
Прежде всего при проведении экспертизы по существу проводится информационный поиск, под которым понимается установление уровня техники, в сравнении с которым будут определяться новизна и изобретательский уровень заявленного предложения. Разновидностью информационного поиска является патентный поиск, который осуществляется в рамках фондов патентной документации.
Цель экспертизы заявки на изобретение по существу состоит в проведении целого ряда проверок. В частности, осуществляется проверка для предупреждения выдачи патента на результат интеллектуальной деятельности, который в принципе не может быть объектом патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ (см. комментарий к нему).
Кроме того, осуществляется проверка соответствия заявленного технического решения условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость). Также проверяется возможность отнесения объекта, заявленного в качестве изобретения, к объектам, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ и п. 6 ст. 1350 ГК РФ. Далее проверяется, насколько полно сущность заявленного изобретения была раскрыта в документах заявки, с тем чтобы специалист в данной области техники мог его осуществить.
Обязанностью Роспатента является направление заявителю отчета о проведенном информационном поиске.
Федеральным законом от 31.07.2020 N 262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение новой процедуры проведения по инициативе заявителя предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными организациями, аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку патентоспособности изобретений и полезных моделей. Изменения, касающиеся введения указанной новой процедуры, вступили в силу с 1 августа 2021 г.
Услуга по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности изобретения, полезной модели будет предоставляться заявителям на добровольной основе. Стоимость предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности будет определяться аккредитованными научными и образовательными организациями исходя из сложности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями.
При этом процедура проведения информационного поиска, предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом в ходе предоставления соответствующих государственных услуг по государственной регистрации изобретений, полезных моделей и выдаче на них патентов с учетом результатов проведенных предварительных процедур в случае их поступления в Роспатент до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.
Процедура проведения предварительного информационного поиска регулируется Приказом Минэкономразвития России от 26.05.2021 N 295 "Об утверждении Порядка проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, представления отчета о предварительном информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения, публикации отчета о предварительном информационном поиске в отношении заявленного изобретения".
Кроме того, следует учитывать такой правовой акт, как Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 N 316 (ред. от 31.03.2021) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске".
3. Согласно п. 5 комментируемой статьи, если заявка на изобретение была опубликована в порядке, установленном ст. 1385 ГК РФ (см. комментарий к ней), то Роспатент должен опубликовать как отчет о предварительном информационном поиске, проведенном в соответствии с п. 6 ст. 1384 ГК РФ, так и отчет об информационном поиске, проведенном в соответствии с п. 2 комментируемой статьи.
После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами этой заявки и вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ (см. комментарий к нему), и замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 1350 ГК РФ (см. комментарий к ней).
Порядок проведения предварительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, представления отчета о предварительном информационном поиске и заключения по результатам предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения, публикации отчета о предварительном информационном поиске в отношении заявленного изобретения установлен Приказом Минэкономразвития России от 26.05.2021 N 295.
4. В силу п. 6 комментируемой статьи Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса Роспатента.
Причем, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.
В абз. 2 п. 6 комментируемой статьи говорится о случаях, когда при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения. В таких случаях в соответствии с положениями п. 4 ст. 1384 ГК РФ Роспатент предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.
В абз. 3 п. 6 комментируемой статьи говорится об обязанности Роспатента проверять представленные дополнительные материалы на предмет того, не изменяют ли они заявку по существу (см. комментарий к ст. 1378 ГК РФ).
В случае если изменяют, дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. При этом в обязанности Роспатента входит информирование заявителя об этом обстоятельстве. |
|
|
| Другой комментарий к Статье 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|
1. Пункт 1 комментируемой статьи сохраняет систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Преимущество этой системы заключается в том, что заявитель, подав заявку на изобретение, имеет возможность еще раз оценить целесообразность патентования своего изобретения без потерь в отношении его приоритета.
Трехлетний срок, установленный для подачи указанного ходатайства, может быть продлен не более чем на два месяца.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы по существу, которое включает в себя: информационный поиск для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения; проверку соответствия заявленного изобретения установленным требованиям (см. комментарий к п. 4 ст. 1349), а также условиям патентоспособности (см. комментарий к ст. 1350); проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (см. комментарий к п. 2 ст. 1375).
Информационный поиск в отношении объектов, указанных в п. 4 ст. 1349, п. п. 5 и 6 ст. 1350, не проводится, о чем заявитель уведомляется.
3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает обязанность федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности направлять отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано одновременно с подачей заявки и по ней испрашивается более ранний приоритет.
Законодатель предусмотрел два случая продления срока направления заявителю отчета об информационном поиске. Первый может быть обусловлен необходимостью запроса в организациях источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, второй - нечеткостью изложения заявленного изобретения в материалах заявки. Во всех случаях заявитель должен быть уведомлен о причинах продления указанного срока.
4. Пункт 4 комментируемой статьи предоставляет заявителю и третьим лицам право ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска с целью определить уровень техники, по которому будут оцениваться новизна и изобретательский уровень заявленного изобретения. Получение результатов указанного информационного поиска в ряде случаев поможет заявителю, не дожидаясь окончания экспертизы по существу, самостоятельно сделать вывод о возможных перспективах правовой охраны изобретения и позволит более рационально решать вопрос о дальнейшем финансировании работ по подготовке его к использованию. Более детально требования к порядку и условиям проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах определены в Административном регламенте изобретений.
5. Пункт 5 комментируемой статьи вводит норму, предусматривающую по заявкам на изобретения, опубликованным в установленном ст. 1385 (см. комментарий) порядке, публикацию отчета об информационном поиске (см. комментарий к п. п. 2 и 4 настоящей статьи). После такой публикации любое лицо имеет право представить свои замечания в отношении соблюдения заявленным изобретением условий патентоспособности. Такие замечания должны быть учтены экспертизой, однако лица, их представившие, не становятся участниками производства по заявке на изобретение.
6. Пункт 6 комментируемой статьи дает право при проведении экспертизы запрашивать у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Заявителю дается три месяца на представление таких необходимых материалов со дня направления ему соответствующего запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросит копии в течение двух месяцев со дня направления ему такого запроса.
Срок представления заявителем запрошенных материалов может быть продлен не более чем на десять месяцев. Если устанавливается нарушение требования, применяются положения п. 4 ст. 1384 (см. комментарий). Дополнительные материалы, изменяющие заявку по существу, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются.
Заявитель уведомляется о возможности их представления в качестве самостоятельной заявки. |
|
|
| Судебная практика по Статье 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации |
|
Решение Верховного суда: Решение N АКПИ13-87, Судебная коллегия по гражданским делам, первая инстанция
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), Министерство юстиции Российской Федерации (далее - Минюст России) в письменных возражениях на заявление указали, что противоречие между оспариваемой нормой и пунктом 3 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствует, поскольку эти нормы определяют сроки для осуществления различных юридически значимых действий. Представитель Минобрнауки, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился...
Решение Верховного суда: Определение N АПЛ13-223, Апелляционная коллегия, апелляция
Условия и сроки проведения информационного поиска по заявке на изобретение при экспертизе по существу и по ходатайству заявителя и третьих лиц установлены пунктом 26.1 Административного регламента, подпункт 2 этого пункта воспроизводит положения пункта 3 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющего требование о направлении отчета об информационном поиске по истечении шести месяцев в случае предусмотренном данной нормой Кодекса...
Решение Верховного суда: Определение N ВАС-2035/12, Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор
Суд признал, что при таких обстоятельствах, учитывая положения пункта 2 статьи 1350, пункта 1 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, у Роспатента не было оснований для выдачи патента на изобретение и удовлетворения возражений института... |
|
|
|
|
© Арбитражный юрист, 2005 -
|
|